一、美国专利稳定性评估
美国专利稳定性一般指专利授权后对抗无效请求的能力。在美国专利法律体系下,多方面的原因可能导致美国专利权利要求的无效。
美国法庭上最常用的无效依据包括:《美国法典》第35编第101条、102条、103条和112条。其中,美国专利法中第101条对应中国专利法第二十五条所规定的可专利性;第102条、103条分别对应中国专利法第二十二条第二款、第三款所规定的新颖性、创造性;第112条对应中国专利法第二十六条所规定的对说明书的内容要求。
除此外,专利不可执行也会使专利稳定性受到影响。其中,专利权人的不诚信行为、专利权的滥用等是造成专利不可执行的主要原因。
专利稳定性评估可以从考评专利保护的客体、专利的新颖性、专利的非显而易见性和专利的说明书规范几个方面进行。专利稳定性评估一般采用现有技术检索(Prior Art Search)的手段。
1.现有技术检索的流程
现有技术(Prior Art)或称为“已有的技术”是指申请日(有优先权的,指优先权日)前再国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。现有技术是无效专利的重要方法之一。现有技术的检索过程可分解为专利理解、文献检索和结果整理评估三个阶段。
小贴士:
在专利理解环节,需要下载专利的审查历史(File History)以完成对专利中词汇的全面理解。
在现有技术检索过程中,使用的文献检索方法可能包括:关键词法、引文法、分类检索法等。
在结果整理评估环节,需要依靠经验,在深刻理解目标专利的技术点的基础上快速地判断检索出的内容与目标专利的相关性。
2.专利无效对照表
专利无效对照表(Invalidity Claim Chart)是现有技术检索的重要呈现形式之一。专利无效对照表同时也是专利诉讼中无效指控文件的一种表现形式。专利无效对照表没有同意的规范,但是根据《加州北区专利诉讼守则》的要求,建议对照表应包括:
▶题目;
▶依据的法律条款;
▶目标专利的权利要求与现有技术的对比;
▶律师工作成果标识,因根据美国法律的规定,标识有律师工作成果的文件可以在法庭调查中享有律师工作成果特权(Attorney Work Product Privilege),从而不必作为企业法庭对峙时必须向对方提交的证据文档。
小贴士:
美国《加州北区专利诉讼守则》(下文简称“守则”)(United States District Court Northern District of California Patent Local Rules)规定,以专利无效为理由进行抗辩时,被告需要在收到原告的侵权指控文件(Infringement Contentions)的45日内提交无效指控文件(Invalidity Contentions)。《守则》规定无效指控文件需包括@:现有技术;针对目标专利,现有技术可使目标专利的权利要求无效的具体理由和证据;提供权利要求和现有技术的对照表;其他专利无效的理由等。
二、美国专利使用价值评估
专利的使用价值可以从多个方面进行评估,例如专利的应用前景、潜在障碍、潜在市场规模、标准契合度、潜在授权可能等等。在此仅从使用证据的角度讨论如何进行专利使用价值的评估。
针对目标专利找出可能会造成专利侵权的相关产品的过程被称之为使用证据发现(Evidence of use,EOU)。使用证据发现可以按照下述步骤进行:
▶确定目标专利的有效保护范围;
▶针对技术点推断目标专利的使用背景;
▶结合技术点和使用背景搜寻与目标专利相关的产品;
▶形成使用证据对照表。
小贴士:
使用证据对照表可能会成为专利诉讼中被告故意侵权的证据。在侵权诉讼中如果侵权方有故意侵权的行为,那么可能会面临最高三倍的损害赔偿。因此,应该谨慎对待使用证据对照表。通常与使用证据对照表相关的各方一般会预先签署相应协议,确保证据对照表不会作为诉讼证据提交法庭。
1.使用证据发现对照
使用证据发现对照表是使用证据评估结果的主要表现形式。该表示目标专利的元素与产品的相关公开材料(产品说明书、用户手册、逆向工程和行业标准等)的逐一比对表格。
2.高质量专利的特征
专利的质量是专利价值的基石。高质量专利的特征可从其权利要求、说明书以及其他一些内容中体现。
注意:claim mix指不同权利要求相互结合,包括权利要求类型结合、硬件和软件结合、用户方与服务方结合、独权与从权结合。
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